Jak radzić sobie ze złożonymi problemami IP w europejskich technologiach M&A

W Wielkiej Brytanii w 2017 roku Sąd Najwyższy ustanowił test prawny dla ustalenia naruszenia patentu w oparciu o doktrynę ekwiwalentów, w sprawa Actavis UK przeciwko Eli Lilly. Chociaż sprawa dotyczyła patentów farmaceutycznych, doktryna równoważności odnosi się również do spraw o naruszenie patentów w innych sektorach, w tym w sektorze technologii.

„Klienci we wszystkich sektorach są coraz bardziej zainteresowani tą doktryną, ponieważ oznacza to, że właściciele patentów mogą próbować argumentować z szerszą pomysłową koncepcją swojego patentu, aby objąć domniemane naruszenia” – powiedział Mark Marfé z Pinsent Masons.

W Niemczech istnieją dwa odrębne testy prawne naruszenia równoważności, natomiast sytuacja we Francji jest znowu inna.

Jules Fabre z Pinsent Masons powiedział: „Doktryna francuskich odpowiedników może prowadzić do bardzo szerokiego zakresu ochrony, co jest bardzo korzystne dla posiadaczy patentów. Nie jest to jednak dla nich pozbawione ryzyka. Ponieważ we Francji nie ma widelca, sądy badają jednocześnie ważność i naruszenie. W rezultacie osoby broniące roszczenia o naruszenie praw mogą być w stanie zastosować tzw. argument zawężania, jeśli zakres ochrony jest tak szeroki, że obejmuje warianty stanu techniki, przez co patent byłby oczywisty i nieważny”.

„Nawet przy egzekwowaniu praw patentowych mogą pojawić się wyzwania, jeśli ktoś opiera się na doktrynie ekwiwalentów w kontekście procedury wstępnej. We Francji nakaz wydaje się tylko wtedy, gdy patent zostanie uznany za ważny i naruszony na podstawie podsumowującej analizy, która zakłada, że ​​nie ma poważnych argumentów za nieważnością lub nienaruszaniem ”- powiedział.

Również we Włoszech obowiązuje odrębna analiza prawna naruszenia równoważności.

Miriam Cugusi i Lorenzo Stellini z GPBL powiedzieli: „Zgodnie z włoskim orzecznictwem wydaje się, że spośród różnych istniejących kryteriów sprawdzania stosowalności doktryny ekwiwalentów tak zwany„ potrójny test ”jest najważniejszym i najbardziej rozpoznawanym w Orzecznictwo włoskie”. Zgodnie z tymi kryteriami doktrynę równoważności uważa się za podaną, jeżeli zastąpiony element zasadniczo spełnia tę samą funkcję, w ten sam sposób, w celu osiągnięcia tego samego rezultatu.”

Portugalska kancelaria SRS Advogados, szwedzka kancelaria Setterwalls oraz duńska kancelaria Bech-Bruun poinformowały nas, że doktryna równoważności była również kilkakrotnie badana przez sądy w ich jurysdykcji.

Johnny Petersen z Bech-Bruun powiedział: „W 2017 roku duński Sąd Morski i Handlowy po raz pierwszy zdecydował w sprawie Eli Lilly przeciwko Fresenius Kabi o wydaniu nakazu powołującego się na naruszenie patentu za pomocą odpowiedników”.

Ochrona znaku towarowego

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z członkostwa w UE utrudniło europejskim firmom technologicznym ochronę swojej własności intelektualnej, zwłaszcza w odniesieniu do praw do znaków towarowych i wzorów.

Unijne znaki towarowe i prawa do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych były automatycznie ważne w Wielkiej Brytanii aż do Brexitu. Chociaż firmy do 30 lat są długoterminowe.